¿Cómo se conservan los derechos de una marca?
Los titulares de marcas, una vez obtenido su título de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deben implementar en su negocio o empresa, diversos mecanismos para la conversación de sus derechos marcarios, ya que la sola obtención del título de su marca o signo distintivo, no garantiza que éste sea eficaz para efectos legales. Por un lado, deben implementarse políticas de uso, que en su momento permitan comprobar que se está usando de forma real y efectiva la marca en cuestión, y por otro, atender oportunamente los tiempos de los trámites de conservación de derechos que apliquen a sus marcas, para no perderlas por causa de caducidad.
La marca es el mecanismo legal por excelencia para identificar un producto o servicio respecto de otros de naturaleza similar, y es el reconocimiento, por parte de la autoridad, del derecho de uso exclusivo en favor de un particular. La marca, es además la piedra angular de toda empresa, sobre la que se construye su actividad, la fidelidad de sus clientes, la cultura interna, la identidad comercial y hasta el reconocimiento social de una compañía. Por eso, para que una marca pueda crecer, debe primeramente cuidarse.
Una vez obtenido el registro de marca se aconsejan 2 cosas:
- Implementar dentro de la empresa mecanismos de uso de la marca para, en caso de ser necesario, tener las herramientas para comprobar el uso real y efectivo de la misma y para ejercer efectivamente todos los derechos que derivan de un registro de marca.
- Cuidar los tiempos aplicables de conservación de derechos que son principalmente dos, declaración de uso y renovación.
El uso real y efectivo de una marca es un tema muy interesante y da pie a debates y opiniones encontradas, ya que existen muchas aristas y detalles a considerar dependiendo el caso concreto, sin embargo, nos enfocaremos a dilucidar el tema de la declaración de uso y su importancia para la conservación de derechos.
OJO: Por eso, si obtuviste tu registro hace tres años, es vital atender el trámite de declaración de uso para conservar tus derechos de marca.
¿Qué es la Declaración de Uso?
Si bien ni la Ley de la Propiedad Industrial (la “LPI”) abrogada, ni la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la “LFPPI”) la definen claramente, esta figura se encuentra contemplada en el artículo 233 de la LFPPI y puede definirse como: una declaración, bajo protesta de decir verdad, en donde se manifiesta que una marca está siendo utilizada de manera real y efectiva para determinados productos y/o servicios, conforme a las características con las que fue otorgada.
Este nuevo requisito para la conservación de derechos de marca tiene la intención de depurar el sistema marcario en México, ya que, en el pasado, solicitudes de marca se veían bloqueadas para obtener sus registros, debido a marcas previamente registradas que no estaban en uso, dejando a los interesados en un panorama de incertidumbre; o debían demostrar, dentro el procedimiento, que su marca era lo suficientemente distinta de la marca citada, u optar por un procedimiento contencioso que podía ser costoso y tardado y que no garantizaba la obtención de su título de marca.
Este trámite, es aplicable para todas las marcas que fueron otorgadas a partir del 10 de agosto de 2018 en adelante (fecha de entrada en vigor de este requisito, a partir de la LPI abrogada y refrendada en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) y debe presentarse a los 3 años de haber sido otorgada su marca, nombre comercial o aviso comercial.
En realidad, la declaración de uso no sólo se presenta a los 3 años de haber sido otorgada una marca, sino que también se presenta junto con toda renovación. No obstante, únicamente las marcas otorgadas después del 10 de agosto de 2018 están expuestas al riesgo de sufrir una caducidad por no cumplir con este requisito en tiempo y forma, ya que en los demás casos, la declaración de uso se hace conjuntamente con la renovación.
Si mi marca fue otorgada después del 10 de agosto del 2018, ¿cuándo debo presentar la declaración de uso real y efectivo?
- El trámite de declaración de uso de marca se presenta a los 3 años de haber sido otorgada una marca, dentro de los 3 meses siguientes.
Ejemplo: Si tu marca fue otorgada el 10 de septiembre del 2020, podrás presentar el trámite de declaración de uso a partir del 10 de septiembre del 2023 y hasta el 10 de diciembre del 2023.
La declaración de uso (como trámite independiente) se presenta únicamente en este periodo tras los 3 años de otorgamiento de su marca, posteriormente, no es necesario volverlo a presentar, ya que se realiza en conjunción con las renovaciones subsecuentes, de manera normal, es decir, cada 10 años tras la fecha de presentación de su marca o 10 años después de su otorgamiento, según la ley aplicable.
También es importante destacar el plazo de presentación, ya que si la declaración de uso se presenta fuera del periodo de los 3 meses mencionado, ya sea antes o después, se entiende que no ha sido presentado oportunamente el trámite, arriesgando una posible caducidad.
¿En la declaración de uso, necesito comprobar el uso de mi marca?:
El trámite de declaración de uso no requiere la comprobación de su marca, ya que se entiende satisfecho con la sola manifestación bajo protesta de decir verdad en el uso de la marca para los productos y/o servicios declarados. Sin embargo, es importante determinar; 1. Los productos o servicios que sí se están utilizando de forma efectiva y real, 2. Que no exista ampliación o sustitución de productos y/o servicios y; 3. Declarar correctamente los productos y/o servicios conforme a la solicitud y/o otorgamiento de la marca.
¿La declaración de uso aplica únicamente a marcas?
No, debemos destacar que la declaración de uso no solo es aplicable a todo tipo de marcas; nominativas, innominadas, mixtas, olfativas, auditivas o de imagen comercial, sino que también aplica para avisos y nombres comerciales, marcas de certificación y marcas colectivas.
¿Cuál es el efecto de no presentar la declaración de uso a tiempo?
La ventana para presentar la declaración de uso es breve, sobretodo teniendo en cuenta los tiempos de renovación, que otorgan un plazo de 12 meses totales (6 meses antes del vencimiento y 6 meses posteriores), por ello, es muy importante realizar este trámite correcta y oportunamente. El efecto de no presentar la declaración de uso es la caducidad de pleno derecho de su marca, sin necesidad de que se emita declaración por parte del Instituto, esto conforme al último párrafo del artículo 233 de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial.
En virtud de lo anterior reiteramos la importancia de atender este trámite de manera oportuna. Si deseas conocer más sobre el tema o buscas apoyo para la conservación de tus derechos de marca, en Dayston contamos con especialistas en materia de propiedad intelectual que podrán ofrecerte asesoría personalizada.
Lic. Gustavo Dávila Valencia
